16. Назначение экспертизы товарных знаков

         Экспертиза по установлению сходства до степени смешения обозначений проводится в том случае, если рассматривается вопрос о нарушении прав на зарегистрированный товарный знак или при оценке правомерности регистрации товарного знака. Если первый случай, как правило относится к процедуре предварительного следствия или судебного процесса, второй вопрос ставится при рассмотрении возражений, поданных в Палату по патентным спорам.
 
С учетом того, что относительно недавно произошло изменение законодательства в области товарных знаков, с 1 января 2008 года утратил силу Закон РФ23 сентября 1992 года N 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и одновременно  вступила в действие часть четвертая Гражданского Кодекса РФ, в настоящее время правовая база для проведения экспертизы в области товарных знаков включает:
 
1. Гражданский Кодекс РФ, часть четвертая (принят Государственной Думой 24 ноября 2006 г., одобрен Советом Федерации 8 декабря 2006 г. Российская газета, N 289, 22 декабря 2006 г., вст. в силу с 1 января 2008 г.)
 
2. Правила составления,  подачи  и рассмотрения заявки  на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарег. в Минюсте России 25.03.2003 г., per. № 4322. - М., 2003 г.)
 
В дополнение эксперты достаточно часто применяют для толкования вышеуказанных нормативных актов «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утв. Приказом N 39 Роспатента   от 23 марта 2001 года), а также   «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания» (утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г.).
 
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
 
В связи с тем, что функции по государственной регистрации товарных знаков возложены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) для установления сходства до степени смешения товарных знаков используются критерии, которые применяются Роспатентом при проведении государственной экспертизы при вынесении решения о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.
 
Указанные критерии сходства установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Согласно п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом для установления принципиальной возможности смешения товаров. Необходимо оценить степень однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются. Под однородными товарами и услугами следует понимать товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю.
 
Согласно действующему законодательству товары и услуги, для которых и спрашивается регистрация товарного знака, классифицируются в соответствии с указанными в Международной классификации товаров и услуг классами (МКТУ). Действующая редакция МКТУ содержит 45 классов товаров и услуг.
 
При этом каждый класс МКТУ состоит из множества разнородных групп (родовых понятий) товаров.
 
Во многих случаях однородность товаров очевидна, так например, сметана и кефир, бесспорно, являются однородными товарами. Но в некоторых случаях, эксперту приходится обосновывать свою позицию по отнесению сопоставляемых товаров к разряду однородных. Например, не очевидным является то, относятся ли однородным товарам по отношению к паропроизводящим устройствам, указанным в 11 классе МКТУ.  Для некоторых специалистов, например, спорным является вопрос об отнесении к однородным товарам таких товаров как пиво и другие алкогольные напитки, в частности, водка или пельменей к мучным изделиям. 
  
Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, например, программы для ЭВМ (9 кл. МКТУ) и составление программ для ЭВМ (42 кл. МКТУ), одежда (25 кл. МКТУ) и пошив одежды (40 кл. МКТУ).
 
После установления однородности товаров или услуг,  эксперт проводит сопоставительный анализ обозначений на предмет сходства.
 
При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 
  
В соответствии с п. 14.4.2.2 Правил  
 
  (а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
 
- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.
 
(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
 
- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.
 
(в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:
 
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
 
(г) Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
 
На основании исследования сравниваемых обозначений по вышеуказанным критериям, эксперт делает вывод о наличии или отсутствии сходства до степени смешения обозначений потребителями.

В качестве  эксперта  достаточно привлечь  лицо с юридическим образованием.